• Miguel Esteban Pérez

Cuando la Marca de Fábrica es un nombre de pila o patronímico

Actualizado: jun 16

Es común encontrar un sinnúmero de entidades, productos o servicios, que son distinguidos comercialmente con el nombre de pila o patronímico de su mismo titular, sobre todo cuando estos últimos gozan de cierta notoriedad especial. Bajo esta práctica han nacido y se han desarrollado grandes emporios comerciales, a saber: Brugal, Barceló y Bermúdez, marcas que distinguen bebidas alcohólicas en la República Dominicana.

Al respecto existe una idea, y es que a nadie se le puede negar el registro de su propio nombre, ya sea como marca de fábrica o nombre comercial; para justificar este criterio, algunos reivindican lo de la inalienabilidad del nombre y la libertad constitucional de ejercer el comercio. Nada mas incierto.

Si bien los nombres de pila o patronímicos y aquí podríamos incluir los seudónimos o sobrenombres- son registrables por su titular como marcas o nombres comerciales, no es menos cierto que el ejercicio de esta prerrogativa, está supeditada a ciertas condiciones de control, pues son muchos los nombres comunes o no tan comunes, que se han constituido en grupos comerciales y marcas famosas de reputada notoriedad nacional e internacional, de los que cualquier tercero con nombre homónimo podría beneficiarse registrándolo, aprovechándose de la fama y distinción creada por el primero. En efecto, a) No podrá ser registrable el nombre de pila o patronímico igual o parecido a otro registrado con anterioridad, y b) No podrá ser registrable el nombre de pila o patronímico igual o parecido a otro no registrado pero de reputada notoriedad. Obviamente, en ambos casos, sin perjuicio de previas autoridades de parte de sus verdaderos titulares.

En este sentido, Bertone y Cabanellas, en su Tratado de Derecho de Marcas, establecen, “quien tiene civilmente derecho a un apellido puede registrarlo como marca, siempre que la denominación esté disponible, es decir, que no haya sido registrada por un homónimo o por un tercero con autorización de este”. El autor Castrejón García en su libro: “El Derecho Macario y la Propiedad Industrial”, nos cita el Art. 89 de la Ley Mexicana de Propiedad Industrial, el cual en su parte infine establece como registrable el nombre propio siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. Otros autores, como Zucherino y Mitelman, nos plantean por su parte, en su libro: “Marcas y Patentes en el Gatt”, “... en relación al apellido, su titular lo puede registrar como marca, siempre y cuando esté disponible, es decir, que no haya sido registrado previamente por un homónimo o por un tercero con autorización de este”).

Una decisión importante corrobora la tendencia hacia el control. En un brillante artículo publicado por el licenciado Orlando Jorge Mera en la revista Gaceta Judicial No. 31 de 1998, titulado “Don Q: Un Precedente Novedoso”, este hace referencia al famoso caso John Walker & Sons Limited Vs. Tampa Cigar Company; en este litigio marcario, la primera, propietaria de la marca para whisky Johnnie Walker presentó oposición al registro y de la marca Johnnie Walker para amparar cigarros por parte de Tampa Cigar Company, bajo el entendido y fundado alegato de que su uso en cigarros causaría con fusión en los consumidores pues pensarían que los cigarros estarían siendo fabricados por John Walker & Sons Limited, la misma productora del whisky, no sólo por la imitación clara del nombre como marca, sino además por la íntima relación que tienen los cigarros con el whisky. El tribunal apoderado en cuestión falló a favor de John Walker & Sons Limited.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC, nacido de la ronda de negociaciones del GATT en Uruguay, incorpora disposiciones reales a los derechos de propiedad intelectual que fueron asumidas como estándar mínimo por todos los países ligados a este convenio, entre estos República Dominicana, con la obligación de tomarse como referencia para el proceso de reforma en esta área importante del Derecho. Este acuerdo no contempla, en la sección para marcas de fábrica o de comercio, alguna disposición expresa relativa al tema de marras ya que la reglamentación ha sido abandonada al interés de cada país signatario. En este sentido, nuestra nueva Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece en sus artículos 73 y 74 las Marcas de Fábrica inadmisibles por razones intrínsecas al mismo signo y por protección a derechos de terceros.

La idea empezó a tomar fuerza a raíz del contenido del Art. 6-Bis de la Unión de París para la Propiedad Industrial, revisión de La Haya del 1925, de la cual nuestro país forma parte, cuya disposición prohíbe el registro de una marca cuando se constituya en la imitación de otra marca notoriamente conocida aún no se encuentre registrada

Imagínese que alguien que no sea su legítimo titular quiera registrar a Pierre Cardin u Oscar de la Renta, para bebidas alcohólicas o productos químicos, provocaría lo que algunos llaman dilución de la marca, concepto que acertadamente fue incorporado por nuestra indicada Ley 20-00.

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